GİRİŞ – MARKA NEDİR, MARKANIN KULLANILMASI İLE İLGİLİ KANUN (SMK 9)
Marka, bir teşebbüsün mallarının veya hizmetlerinin diğer teşebbüslerin mallarından veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlayan kişi adları dâhil sözcükler, şekiller, renkler, harfler, sayılar, sesler ve malların veya ambalajlarının biçimi olmak üzere her türlü işaretlerdir. Bu kapsamda tescilli bir marka, işlevine uygun ve ciddi olarak Türkiye’de tescil edildiği mal veya hizmetler yönünden marka sahibi tarafından kullanılması gerekmektedir.
6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun (“SMK”) 9. maddesinde de belirtildiği üzere tescil tarihinden itibaren beş yıl içinde haklı bir sebep olmadan tescil edildiği mal veya hizmetler bakımından marka sahibi tarafından Türkiye’de ciddi biçimde kullanılmayan ya da kullanımına 5 (beş) yıl kesintisiz ara verilen markanın iptaline karar verilmektedir. Bu makalede, tescil tarihinden itibaren 5 (beş) yıl içinde haklı bir sebep olmadan kullanılan markaların iptaline ilişkin hususlar belirtilmiştir.
TESCİLLİ MARKANIN 5 YIL SÜREYLE KULLANILMAMASI HALİNDE İPTAL KOŞULLARI NELERDİR?
SMK’nın “Markanın Kullanılması” başlıklı 9. maddesinin 1. fıkrası şu şekildedir; “Tescil tarihinden itibaren beş yıl içinde haklı bir sebep olmadan tescil edildiği mal veya hizmetler bakımından marka sahibi tarafından Türkiye’de ciddi biçimde kullanılmayan ya da kullanımına beş yıl kesintisiz ara verilen markanın iptaline karar verilir.”
Buna göre tescilli bir markanın tescil tarihinden itibaren 5 (beş) yıl içinde haklı bir sebep olmaksızın tescil edildiği mal veya hizmetler bakımından Türkiye’de ciddi biçimde, aktif olarak kullanılmaması ya da kullanımına 5 (beş) yıl kesintisiz ara verilmesi halinde markanın iptaline karar verileceği hükme bağlanmıştır.
Bilindiği üzere tescilli markanın kullanılmış sayılması için markanın ciddi olarak kullanılmış olması gerekir. Ciddi kullanım (genuine use, ernsthafte Benutzung) ile kastedilen, markayı ticari amaçla kullanma niyet ve isteğidir. Kullanımın ciddi olup olmadığının her somut olayda ayrıca ele alınması icap eder. Özellikle kullanımın türü, süresi, kapsamı ve coğrafi alanı gibi objektif kriterler esas alınarak bir değerlendirme yapılması uygun olur. Nitekim madde gerekçesinde de kullanımın markanın tescil amacı dâhilinde, işlevine uygun, yani ticari hayatın içinde, markanın fonksiyonlarının yerine getirilmesi için kullanımı gereğine işaret edilmiştir. Gerekçede sözü edilen kullanım esasen “markasal kullanım” olarak nitelendirilebilir.[1]
Türk Patent ve Marka Kurumu’nun (“TÜRKPATENT”) Kullanım İspatı Kılavuzunda da ifade edildiği üzere;
- Markanın ciddi kullanımı, markanın fiilen kullanımını gerektirmektedir. Dolayısıyla, tek amacı markadan kaynaklanan hakları sürdürmek olan simgesel kullanım ciddi kullanım olarak kabul edilemez.
- Bir markanın ciddi kullanımı, markanın esas işlevine, yani tescile konu malların veya hizmetlerin kaynağını ayırt etme işlevine uygun biçimde gerçekleştirilmelidir.
- Ciddi kullanım, kullanımı gerçekleştiren işletmenin kendi içindeki kullanımı değil, markanın kapsamında yer alan malların veya hizmetlerin piyasadaki kullanımını (ticari etki oluşturacak kullanımı) gerektirir.
- Ciddi kullanım halihazırda piyasaya sürülmüş veya piyasaya sürülmek üzere olan ve bunun için reklam kampanyaları hazırlanarak müşterilere ulaştırılmış mallara veya hizmetlere ilişkin olmalıdır.
- Bir markanın kullanımının ciddi kullanım olup olmadığı değerlendirilirken, markanın ticari kullanımını oluşturan tüm faktörler ve durumlar dikkate alınmalıdır. (Markanın ticari kıymetinin gerçek olup olmadığı, özellikle bu kullanımın ilgili ticari sektörde mallar ve hizmetler için pazar oluşturma veya pazar payı yaratma etkileri sağlayabilecek kullanım olarak görülüp görülemeyeceği, vb.)
- İnceleme konusu vakanın kendi şartları, diğerlerinin yanı sıra, incelenen malların ve hizmetlerin niteliğine, ilgili piyasanın özelliklerine, markanın kullanım sıklığına ve ölçüsüne önem verilmesini gerektirebilir.
- Kullanımın ciddi kullanım olarak kabul edilebilmesi için kullanım miktarının her zaman yüksek olması gerekmez, bu husus ilgili piyasanın, inceleme konusu malların ve hizmetlerin özelliklerine bağlıdır.
Belirtmek gerekir ki, ciddi kullanım halinde illa ki bir kazanç elde edilmesi şart değildir. Kanun koyucu bu konuda tescilli markanın ciddi kullanım niteliği ile ilgili önemli bir istisnaya yer vermiştir. Bunlardan en önemlisi de markanın ayırt edici unsurlarının, değiştirilmeksizin farklı unsurlarla kullanılması da markayı kullanma olarak kabul edilmektedir.
Kimi durumlarda markanın, marka sahibinin izni icazeti ile kullanılması hali dahi ciddi kullanım olarak değerlendirilebilmektedir.
MARKANIN İPTAL TALEBİNDE YETKİLİ MAKAM KİMDİR, NEREYE BAŞVURULUR?
SMK’nın “İptal Halleri ve İptal Talebi” başlıklı 26. maddesinde ifade edildiği üzere yukarıda bahsi geçen iptal hallerinin mevcut olması halinde ilgili markanın iptaline ilişkin talebin ibraz edileceği makam TÜRKPATENT’tir. İdari iptal yetkisinin düzenlenmesi ve yetkinin Türk Patent ve Marka Kurumu’na verilmesinin nedeni Avrupa Birliği’nin marka mevzuatına uyumlu olmasının amaçlanmış olmasıdır.
Ancak kanun koyucu 26. maddenin yürürlük tarihini yayımı tarihinden itibaren 7 (yedi) yıl sonra 10.01.2024 olarak düzenlemiştir. Dolayısı ile 10.01.2024 tarihine kadar markanın iptaline karar verme yetkisi Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemeleri tarafından kullanılacak olup belirlenen tarihten sonra ise karar verme makamı olarak TÜRKPATENT belirlenmiştir.
SONUÇ
Özetle belirtmek gerekir ki, marka sahibinin markasını işlevine uygun olarak, Türkiye’de ciddi bir biçimde tescil edildiği mal veya hizmetler yönünden kullanması gerekmektedir.
SMK kapsamında değerlendirildiğinde Türkiye’de ciddi bir biçimde 5 (beş) yıldır kullanılmayan veya kullanımına 5 (beş) yıldır ara verilen markalar hakkında 10.01.2024 tarihine kadar mahkemeler tarafından iptaline karar verilmekte olup bu tarihten sonra iptaline karar verme yetkisi TÜRKPATENT tarafından uygulanacaktır.
[1] Tescilli Markanın Kullanılmaması ve Hukuki Sonuçları- Hayrettin ÇAĞLAR sf.6
